AdWords met andermans merken

Het is op het internet mogelijk om zoektermen te registreren als ‘keyword’ om zodoende beter in zoekmachines gevonden te worden. Een bekende toepassing daarvan is de ‘AdWord’-dienst van Google. Enkele jaren terug heeft de mogelijkheid om het merk van de concurrent te registreren als AdWord aanleiding gegeven tot enkele belangwekkende uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Het ging in die uitspraken telkens om gevallen waarin een onderneming het merk van een concurrent als keyword heeft laten registreren, zodat consumenten bij het intypen van dat merk als zoekopdracht een advertentie (met hyperlink naar de website) van de eerstbedoelde onderneming te zien kregen. De vraag was of dat mocht.

Google/Louis Vuitton

In een reeks uitspraken heeft het Hof van Justitie antwoord op die vraag gegeven. Het begon allemaal met het arrest Google/Louis Vuitton, waarin het Hof besliste dat de merkhouder de adverteerder kan verbieden om reclame te maken met een gelijkluidend keyword voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. Oftewel, je mag wel een merk als AdWord registreren, maar je maar daarbij niet de suggestie wekken dat je een economische band hebt met de merkhouder. Doe je dat wel, dan ontstaat er verwarringsgevaar en kan de merkhouder optreden.

Interflora/Marks & Spencer

In het Interflora-arrest heeft het Hof een aanvulling op het bovenstaande gegeven in het geval sprake is van een bekend merk. Bekende merken hebben namelijk het voordeel dat zij niet alleen tegen verwarringsgevaar kunnen optreden, maar ook tegen gevallen waarin een derde door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Houders van bekende merken kunnen dus tegen meer handelingen optreden dan houders van niet-bekende merken. Bovendien kunnen houders van bekende merken ook optreden tegen niet-soortgelijke waren. Het Hof van Justitie besliste in het Interflora-arrest dat de houder van het bekende merk op basis van deze ruimere beschermingsomvang niet kan optreden, indien de concurrent het merk heeft geregistreerd om aan de consument een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder voor te stellen. Het is daarentegen niet toegestaan om een loutere imitatie van de waren of diensten van de merkhouder aan te bieden met de AdWord-advertentie. Ook wanneer het gebruik tot ‘verwatering’ of aantasting van de merkfuncties leidt, kan de merkhouder alsnog optreden.

Portakabin/Primakabin

Wanneer een merkhouder – of een derde met zijn toestemming – een product waarop zijn merk is aangebracht in de Europese Economische Ruimte in het verkeer brengt, dan is het merkrecht ‘uitgeput’. Dat houdt in dat de merkhouder zijn merkrecht heeft kunnen verzilveren en niet nogmaals kan optreden wanneer het uitgeputte goed verder verhandeld wordt, behoudens wanneer er sprake is van een gegronde reden. In het arrest Portakabin/Primakabin oordeelde het Hof van Justitie dat men ook een AdWord mag registreren om op die manier reclame te maken voor uitgeputte waren. Maar er kan sprake zijn van een gegronde reden, zoals wanneer de adverteerder een economische band met de merkhouder suggereert of wanneer het gebruikt de reputatie van het merk ernstig aantast.

Ook AdWords registreren?

Maakt u ook gebruik van keywords en twijfelt u of u het merk van uw concurrent daarin mag opnemen, neem dan contact op met NORD voor advies.

Geplaatst op 20 september 2016 door Gertjan van den Hout