Leestijd: 12 minuten
Louboutin
Velen van u, modebewuste lezers, zullen waarschijnlijk wel bekend zijn met de pumps van de Franse modeontwerper Christian Louboutin. Deze schoenen hebben namelijk als opvallend kenmerk dat ze een rode zool hebben. Ook opvallend is dat nu juist juristen zich over deze rode zool het hoofd hebben gebroken. Louboutin heeft die rode zool namelijk als merk geregistreerd, waarmee hij zichzelf een monopoliepositie heeft willen verschaffen op het gebruik van de kleur rood voor de zool van schoenen met hoge hakken. Dat roept de vraag op of dat wel zomaar kan. Wordt de vrije mededinging daardoor niet onnodig beperkt?
Het merkrecht van Louboutin is in de Benelux begin 2010 geregistreerd als een beeldmerk (nr. 0874489). Het merkrecht ziet er als volgt uit:
Met dit merkrecht in de hand heeft Louboutin enkele jaren geleden de jacht geopend op diverse Nederlandse en Belgische aanbieders van schoenen met rode zolen. Voor een goed begrip van het verloop van die procedures, is het noodzakelijk om eerst kort uiteen te zetten waarin kleurmerken en vormmerken zich onderscheiden van beeldmerken.
Kleurmerken en vormmerken: strengere eisen
Er bestaan verschillende soorten merken. Veelvoorkomende merken zijn woordmerken en beeldmerken. Maar er bestaan ook onconventionele merken, bijvoorbeeld geluidsmerken, kleurmerken, vormmerken, positiemerken, geurmerken, tastmerken, smaakmerken en bewegingsmerken. Alle merken hebben gemeen dat zij ‘onderscheidend vermogen’ moeten bezitten om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Dit vereiste houdt in dat het merk geschikt is om de betrokken waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Voor onconventionele merken bestaan daarnaast vaak nog extra vereisten (als merkenrechtelijke bescherming überhaupt al mogelijk is). Dit is bijvoorbeeld het geval bij kleurmerken en vormmerken. De gedachte daarachter is dat consumenten in het algemeen geen merk herkennen in een enkele kleur of de vorm van een waar, anders dan bij bijvoorbeeld woordmerken en beeldmerken.
Een enkele kleur kan slechts in uitzonderlijke gevallen onderscheidend vermogen hebben alvorens er enig gebruik van is gemaakt (HvJ EG 6 mei 2003, Libertel). Pas na langdurig en consistent gebruik van een kleur in combinatie met een bepaalde waar of dienst, in jargon ‘inburgering’ genoemd, kan een kleur als merk worden ingeschreven.
Een vorm van een waar, denk bijvoorbeeld aan de vorm van het Coca-Colaflesje, kan slechts als merk worden ingeschreven, indien deze significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is (HvJ EG 12 februari 2004, Henkel). Een hogere drempel dus dan enkel het bezitten van onderscheidend vermogen. Daarnaast noemt de wet specifiek voor vormmerken nog een drietal, strenge uitsluitingsgronden. Vormen die door de aard van de waar worden bepaald, een wezenlijke waarde aan de waar geven of die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, kunnen nooit als merk gelden, zelfs niet wanneer zij een sterk onderscheidend vermogen hebben of hebben verkregen.
Over de tweede genoemde uitsluitingsgrond – vormen die door de aard van de waar worden bepaald – heeft het Hof van Justitie beslist dat deze uitzonderingsgrond betrekking heeft op esthetiek. Zodra een vorm van wezenlijk esthetisch belang is, kan er geen merkrecht voor worden verkregen. Het enkele feit dat een vorm ook nog andere wezenlijke waarden heeft (zoals deugdelijkheid en veiligheid), is niet van belang (HvJ EU 18 september 2014, Hauck/Stokke). Om die reden is bijvoorbeeld geoordeeld dat de bekende Stokke-stoel niet door het merkenrecht beschermd kan worden.
Louboutin/Van Haren (kort geding)
Op basis van haar beeldmerkrecht komt Louboutin bij de kortgedingrechter in 2013 op tegen de verkoop door Van Haren van schoenen met een rode zool. Van Haren verweert zich met de stelling dat het merk van Louboutin beschouwd moet worden als een kleurmerk, waarvoor strengere eisen gelden dan een beeldmerk. De rechtbank Den Haag erkent dat het zoolmerk kenmerken heeft van zowel een kleurmerk als een vormmerk, maar is tevens van oordeel dat het merk niet los van de waar kan worden beschouwd. In zoverre moet het als een vormmerk worden gezien en niet slechts als beeldmerk. De rechtbank vindt dat het voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. De vraag of de vorm van de zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft, is in de procedure niet aan de orde gekomen. Uiteindelijk is de rechter van oordeel dat de schoenzolen van Van Haren op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met het merkrecht van Louboutin. Inbreuk dus.
Louboutin/Van Dalen Footwear (Belgische rechter)
Bij de Belgische Rechtbank van Koophandel te Brussel vangt Louboutin echter bot. Van Dalen verzoekt deze kortgedingrechter het merkrecht van Louboutin nietig te verklaren, omdat het geen onderscheidend vermogen zou bezitten. De rechter leidt uit de merkinschrijving af dat Louboutin geen kleurmerk heeft willen registreren, maar een vormmerk. Anders dan de Haagse rechter past de Brusselse rechter de uitzondering voor vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven wél toe. Deze uitzondering is in deze zaak ook van toepassing, zo oordeelt de rechtbank, omdat de vorm in grote mate het aankoopgedrag van de consument bepaalt. Daarbij verwijst de rechtbank naar belangrijke eerdere uitspraken op dit punt (BenGH 14 april 1989, Burberrys en Gerecht EU 6 oktober 2011, Bang & Olufsen). De rechtbank overweegt ten overvloede nog dat het rode-zoolmerk van Louboutin onderscheidend vermogen ontbeert, omdat de vorm niet significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Het gebruik van een rode zool is gebruikelijk in de markt, aldus de rechtbank. De vordering van Van Dalen slaagt dus en het rode-zoolmerk wordt nietig verklaard.
Louboutin/Van Dalen Footwear (hoger beroep Belgische rechter)
In hoger beroep keren de kansen voor Louboutin. Het Hof van Beroep te Brussel is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat het rode-zoolmerk wel degelijk beschouwd moet worden als een beeldmerk. Ook beslist de hoger-beroepsrechter dat Van Dalen Footwear inbreuk maakt op het merkrecht van Louboutin.
Louboutin/Van Haren (bodemzaak)
Hierboven is reeds vermeld dat Louboutin in kort geding bij de rechtbank Den Haag had gewonnen. In kort geding beoordeelt de rechter de vordering van de rechter echter summierlijk. Volgens de wet (art. 1019i Rv) is de eisende partij daarom verplicht om na de kort-gedinguitspraak een bodemprocedure aanhangig te maken, waarin de rechter de zaak grondiger beoordeelt. Overigens worden in de praktijk veel zaken na de uitspraak in kort geding geschikt, zodat de bodemprocedure achterwege kan blijven. In de bodemzaak tussen Louboutin en Van Haren komt opnieuw de vraag naar de status van het merkrecht van Louboutin aan de orde. Volgens de rechtbank is het rode-zoolmerk in ieder geval geen beeldmerk, maar de rechtbank twijfelt of het merk als een kleurmerk of als een vormmerk moet worden gezien. Omdat de specifieke uitzonderingsgronden voor vormmerken van Europese origine zijn en de rechtbank zich afvraagt hoe de uitzonderingsgrond van de “wezenlijke waarde van de waar” moet worden uitgelegd, stelt de rechtbank een zogenaamde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie. De vraag luidt – kort gezegd – of het begrip “vorm” beperkt is tot de driedimensionele eigenschappen van de waar of tevens ziet op andere (niet-driedimensionele) eigenschappen van de waar zoals kleur.
Hof van Justitie, the saga continues…
Het Hof van Justitie, de hoogste Europese rechter, is nu aan zet. Inmiddels heeft de advocaat-generaal een tweetal conclusies (adviezen) aan het Hof uitgebracht. Belangrijk in deze discussie is het feit dat de drie uitzonderingsgronden voor vormmerken in de nieuwe Uniemerkenverordening en de nieuwe Merkenrichtlijn zijn uitgebreid. Zij gelden nu niet enkel voor vormen, maar voor ieder kenmerk van een teken. Hierdoor is de wezenlijke-waarde-beperking mogelijk ook op tweedimensionale merken (beeldmerken) van toepassing. In die lijn adviseert de Advocaat-Generaal het Hof van Justitie de gestelde prejudiciële vraag te beantwoorden. Als het Hof daarin meegaat, dan is er dus een gerede kans dat het rode-zoolmerk van Louboutin uiteindelijk nietig wordt verklaard. Wij verwachten dat het Hof later dit jaar uitspraak doet.
Productbescherming
Uit het voorgaande is wel duidelijk geworden dat het lastig is om de vorm van een waar als zodanig met een merkrecht te beschermen. De reden waarom de wetgever deze obstakels opwerpt, heeft te maken met het feit dat merkenrechtelijke bescherming in potentie eeuwigdurend is. De geëigende middelen om 3D-producten te beschermen zijn het auteursrecht en het modellenrecht. Deze rechten heeft de wetgever bewust aan verjaring willen onderwerpen. Zo duurt het auteursrecht maximaal 70 jaar, gerekend vanaf de dood van de maker dan wel de eerste openbaarmaking door een rechtspersoon. En het modellenrecht duurt maximaal 25 jaar. Ook de pumps van Louboutin zullen zeer waarschijnlijk door deze rechten worden beschermd. Het auteursrecht en het modellenrecht beschermen echter alleen het product als geheel, niet slechts een deel ervan zoals de zool. Enkel de zool beschermen is dus lastiger.
NORD Advocaten
Heeft u vragen over het voorgaande of heeft u behoefte aan advies over de wijze waarop u uw product of naam het beste kan beschermen, dan bent u bij de advocaten van NORD Advocaten in vertrouwde handen. Uiteraard kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
