Waarborging van continuïteit

Veel ondernemingen zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van gebruiksrechten, ook wel licenties genoemd. Zo is het denkbaar dat een bedrijf het recht heeft verkregen om bepaalde software te gebruiken, al dan niet in de vorm van een cloudoplossing. Andere veel voorkomende licenties zien op het recht om een bepaalde merknaam te mogen voeren.

Maar wat nu als degene die dit gebruiksrecht heeft gegeven – de licentiegever – failliet gaat? Kan en mag de licentienemer dan nog gebruikmaken van het voorwerp van licentieverlening, zoals de eerdergenoemde software of merknaam?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De rechtspraak op dit punt is tamelijk complex en zeker niet altijd helder. Vanuit de praktijk zijn vervolgens diverse constructies opgetuigd om de continuïteit van de onderneming van licentienemer te waarborgen. In dit artikel volgt een overzicht van deze jurisprudentie en beschermingsconstructies. Het artikel is niet bedoeld als uitputtend overzicht. Voor een op uw situatie toegesneden advies, of dat nu als licentiegever of als licentienemer is, kunt u beter contact opnemen met de specialisten van NORD.

 

Nebula

In 2006 heeft de Hoge Raad met het Nebula-arrest een belangrijke faillissementsrechtelijke uitspraak gewezen. Hoewel deze zaak op zichzelf niets met licenties te maken heeft, heeft deze daarvoor mogelijk wel verstrekkende gevolgen.

In deze zaak had Nebula de ‘economische eigendom’ van een onroerende zaak overgedragen aan Walton, die op haar beurt de economische eigendom heeft overgedragen aan Donkelaar. Vervolgens ging Nebula failliet. Na dit faillissement heeft Donkelaar de onroerende zaak verhuurd aan Mulders en Welleman. De vraag was toen aan de orde, of de verkrijger van de economische eigendom van een onroerende zaak deze onroerende zaak kon verhuren mét werking tegen de faillissementsboedel. Voor een goed begrip is het van belang te weten dat het begrip ‘economische eigendom’ afkomstig is uit fiscale kringen. Civielrechtelijk gezien heeft dit begrip geen enkele betekenis. Er bestaat civielrechtelijk maar één vorm van eigendom, namelijk de ‘juridische eigendom’. Die juridische eigendom is steeds bij Nebula gebleven. In juridisch jargon is dit ook wat de Hoge Raad zegt (r.o. 3.4).

Met een beroep op de parlementaire geschiedenis beslist de Hoge Raad vervolgens dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt beïnvloed door het faillissement van één van de contractspartijen. Maar dat betekent niet dat de schuldeiser van een failliete wederpartij haar rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement zou zijn. Dat zou volgens de Hoge Raad namelijk in strijd zijn met de ‘gelijkheid van schuldeisers’. Vervolgens overweegt de Hoge Raad:

Dit geldt ook voor gevallen waarin de gefailleerde krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst niet is gehouden een bepaalde prestatie te verrichten, maar het gebruik van een aan hem in eigendom toebehorende zaak te dulden. Indien de wederpartij van de gefailleerde van de curator zou kunnen verlangen dat deze het voortgezet gebruik van de desbetreffende zaak duldt, zou deze wederpartij in feite bevoegd zijn het faillissement in zoverre te negeren. Voor dat laatste is echter slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen.

Deze overweging zou belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de status van licenties in een faillissement. Licenties hebben namelijk ook als kenmerk dat de licentiegever het gebruik van het object van licentieverlening duldt. Een licentiegever duldt bijvoorbeeld het gebruik van auteursrechtelijk beschermde software, meestal tegen een geldelijke vergoeding. Op grond van het Nebula-arrest zou de curator de licentienemer kunnen verbieden om nog langer gebruik te maken van de software. De curator zou aldus een recht op wanprestatie hebben, zelfs een plicht als wanprestatie in het belang van de boedel is. De licentienemer zou zo met een acuut continuïteitsprobleem kunnen komen te zitten.

 

Berzona

Acht jaar later heeft de Hoge Raad in het Berzona-arrest de harde consequenties van het voorgaande genuanceerd. Net als Nebula ging ook Berzona niet direct over licenties. Kort gezegd draaide het in Berzona om de vraag of toekomstige vorderingen van een huurder, zoals toekomstig woongenot en recht op onderhoud, een ‘steunvordering’ in het faillissement van de verhuurder kunnen opleveren. De Hoge Raad oordeelde dat dit niet het geval is, maar de wijze waarop hij tot deze conclusie komt, is tamelijk opvallend. De Hoge Raad herhaalt het uitgangspunt dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten. Maar dan overweegt de Hoge Raad (r.o. 3.6.3 t/m 3.6.5):

De aan de curator ten dienste staande mogelijkheid om uit overeenkomst voortvloeiende verbintenissen (‘passief’) niet na te komen, betreft verbintenissen die uit of ten laste van de boedel moeten worden voldaan, zoals een betaling, de afgifte van een zaak of de vestiging van een recht. De op deze prestaties gerichte vorderingen dienen – indien de curator het niet in het belang van de boedel oordeelt om deze te voldoen – in het faillissement geldend te worden gemaakt door indiening ter verificatie.

Het uitspreken van het faillissement heeft echter niet tot gevolg dat de curator ook (‘actief’) een bevoegdheid toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt. Dit zou immers in strijd komen met het beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten (…).

In het arrest van 3 november 2006 (Nebula) ligt geen ander oordeel besloten. Dat arrest had slechts betrekking op de vraag of de curator gebonden is aan een huurovereenkomst die na het faillissement van de juridische eigenaar van de verhuurde zaak is aangegaan door de economische eigenaar daarvan op grond van een hem daartoe door de juridische eigenaar verleende contractuele bevoegdheid. Die vraag is in dat arrest ontkennend beantwoord op de grond dat de mogelijkheid om door het aangaan van een huurovereenkomst te beschikken over zaken die behoren tot de boedel, een te vergaande inbreuk vormt op de gelijkheid van schuldeisers. Deze beslissing betreft een andere kwestie dan hier aan de orde.

Volgens de Hoge Raad moet dus onderscheid worden gemaakt tussen ‘passief’ wanpresteren en ‘actief’ wanpresteren. Dit laatste mag de curator niet. Toegepast op licenties zou dit tot gevolg hebben dat de curator niet (actief) de licentienemer kan dwingen het gebruik van de licentie te staken. De licentienemer mag het object van licentieverlening – software, merken, handelsnamen octrooien etc. – dus blijven gebruiken. Maar in geval van een softwarelicentie kan de licentienemer eventuele onderhoudsaanspraken niet te gelde maken. Dit zou namelijk een ‘verbintenis uit of ten laste van de boedel’ vergen. Op dit punt mag de curator dus wel wanpresteren. De licentienemer kan updates of rechten die voortvloeien uit een Service Level Agreement (SLA) dan niet afdwingen.

 

Crédit Suisse/Jongepier q.q. en De Klerk q.q. c.s./X

Meer recentelijk heeft de Hoge Raad de uit Berzona voortvloeiende regels bevestigd in het arrest Crédit Suisse/Jongepier q.q. en – de jongste loot aan deze stam – het arrest De Klerk q.q. c.s./X. Inmiddels is duidelijk dat men een strikt onderscheid moet maken tussen actief en passief wanpresteren. Het eerste mag de curator niet, het tweede wel.

Vooral het arrest Crédit Suisse/Jongepier q.q. is in dit opzicht relevant, omdat de Hoge Raad in die uitspraak (ook) kort iets zegt over licenties. De Hoge Raad stelt de verplichting die voor de schuldenaar voortvloeit uit een door hem verleende licentie op één lijn met een verplichting tot het verschaffen van huurgenot. Hieruit kan worden afgeleid dat licentienemers voor wat betreft het door hen verkregen gebruiksrecht ‘veilig’ zitten ingeval hun wederpartij failleert.

 

Softwarelicenties “faillissements- en continuïteitsproof” maken

Inmiddels weten we dat licentienemers tot op zekere hoogte veilig zitten in het faillissement van de licentiegever. Problemen kunnen zich met name voordoen in de gevallen waarin de licentienemer een actieve prestatie van de licentiegever verlangt. Met name bij softwarelicenties kan van zo’n actieve prestatie sprake zijn, zoals een uit een SLA voortvloeiend recht op onderhoud. De curator van de failliete licentiegever is niet verplicht dit onderhoud te leveren. De licentienemer zou dan namelijk een actieve prestatie van de boedel verlangen en daarom mag de curator (passief) wanpresteren.

In het geval van Software as a Service (SaaS) kunnen de consequenties van een faillissement zelfs nog nadeliger uitpakken. Dan staat niet alleen het voortgezette gebruik van de software op het spel, maar ook de toegang tot data. Bij SaaS wordt data van de licentienemer namelijk opgeslagen op servers van de licentiegever.

Bovendien bestaat er nog een risico, dat ook buiten faillissement een rol speelt. De licentiegever (of curator) kan namelijk het intellectueel eigendomsrecht – in geval van software is dat het auteursrecht – overdragen aan een derde. Die derde is niet gebonden aan de met de licentienemer gesloten licentieovereenkomst. Bij intellectuele eigendomsrechten die ingeschreven moeten worden, zoals een merkrecht of octrooirecht, speelt dit risico overigens een bescheiden rol. Na inschrijving heeft de licentie namelijk ‘derdenwerking’, waardoor verkrijgers van het intellectueel eigendomsrecht de licentie moeten respecteren.

Om ervoor te zorgen dat de licentienemer ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van de software, zijn in de loop der jaren verschillende beschermingsconstructies ontworpen. Of deze daadwerkelijk standhouden in een faillissement, is momenteel nog niet duidelijk. Enkele voorbeelden van zulke beschermingsconstructies zijn de volgende.

Stichting oprichten

Het is mogelijk om een “stichting continuïteit” op te richten die de levering van de software verzorgt als de oorspronkelijke softwareleverancier failliet gaat. Meestal spreken partijen af dat deze stichting gedurende een beperkte periode (bijvoorbeeld zes maanden) de software blijft leveren. Die overgangstermijn geeft de licentienemer de gelegenheid een andere softwareleverancier te zoeken. Ook heeft de licentienemer de mogelijkheid zijn data veilig te stellen. Wel komen hier enkele praktische moeilijkheden om de hoek kijken, zoals de betaling voor de kosten die gemoeid zijn met het in stand houden van de software.

Escrow

Door middel van een escrow-overeenkomst is het mogelijk de broncode van de software bij een trusted third party zoals een notaris onder te brengen. Als de licentiegever failliet gaat, dan is de trusted third party gerechtigd de broncode af te geven aan een derde. Die derde kan vervolgens de software doorontwikkelen. Het is echter maar de vraag of dit onder alle omstandigheden een geschikte oplossing is, omdat het hebben van de broncode niet impliceert dat je ook licenties mag verstrekken. Ook zal de derde-verkrijger zelf geen gebruiksrecht hebben.

Vruchtgebruik

Het recht van vruchtgebruik is een zogenaamd ‘beperkt zakelijk recht’. Het is een recht dat afgeleid is van een moederrecht, zoals een intellectueel eigendomsrecht. Omdat vruchtgebruik anders dan een licentie een zakelijk recht is, staat de rechthebbende van het recht van vruchtgebruik veilig in het faillissement van de houder van het intellectueel eigendomsrecht. Voor de rest lijkt vruchtgebruik enigszins op een licentie, omdat zowel vruchtgebruik als licenties een gebruiksrecht geven. Anders dan bij licenties kan een recht van vruchtgebruik maar eenmaal verstrekt worden. Het is dus niet mogelijk om meerdere beoogde softwaregebruikers aan recht van vruchtgebruik te verlenen. Dit maakt het recht van vruchtgebruik niet altijd tot een ideale oplossing om de continuïteit van software te regelen.

IE-recht afsplitsen

Ook het afsplitsen van het intellectueel eigendomsrecht kan onder omstandigheden een oplossing bieden. Door afsplitsing van het IE-recht verkrijgt de verkrijger een klein deel van dit IE-recht. Dat stukje IE-recht is net als het recht van vruchtgebruik een zakelijk recht. De rechthebbende staat daarmee dus veilig in het faillissement van de houder van het intellectueel eigendomsrecht. Maar net als bij vruchtgebruik kan een bepaald ‘stukje’ IE-recht maar eenmaal worden overgedragen. Bij meerdere beoogde gebruikers is afsplitsing daarom niet wenselijk.

Bescherm uw IE-rechten en licenties

Steeds meer ondernemingen zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van licenties, zoals met betrekking tot software, octrooien of merken. Het is verstandig u te verdiepen in de consequenties van een eventueel faillissement van uw IE-leverancier. Neem contact op met NORD Advocaten voor een op uw bedrijfssituatie toegesneden advies. Ook helpen de advocaten van NORD u graag bij de bescherming van uw waardevolle IE-rechten voor het geval dat u onverhoopt zelf in financieel zwaar weer terechtkomt.

Licenties in faillissement
Geplaatst op 18 september 2019 door Gertjan van den Hout