De waarde van IP
Bedrijven hebben veel baat bij het intellectueel eigendomsrecht (ook wel “IE” of in het Engels “Intellectual Property” of “IP”). Het biedt bescherming en een voorsprong in de eeuwige concurrentiestrijd. Onderdelen van het IP-recht zijn onder meer het auteursrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het databankenrecht. Soms wordt vooral de creativiteit of techniek beschermd (door auteursrechten respectievelijk octrooien), soms meer de identiteit (door merken en handelsnamen) en soms juist de inspanning of de investering (bij databanken).
Een bedrijf vermeerdert zijn waarde door IP-rechten te verzamelen. Dit kan doordat het bedrijf deze rechten zelf tot stand laat komen (iets maakt of uitvindt) of door overdracht van een derde. Met die IP-rechten kan het bedrijf anderen uitsluiten hetzelfde product te verkopen of dienst te leveren (een monopolie) of daarvoor juist een lucratieve licentie verlenen. Er zijn met andere woorden meerdere manieren om IP te exploiteren. De keuze is aan de rechthebbende.
De waarde van IP is dus relevant. Met name wanneer een bedrijfsverkoop, overname, fusie of grote investering zich aandient. Juist dan wil men weten waar men instapt en speelt het waarderen een grote rol. Dit kan met een zogeheten “IP due diligence”.
IP due diligence
Om de waarde van een bedrijf te bepalen (en om te zien of er geen lijken in de kast zijn), wordt vaak een boekenonderzoek gedaan. Dit wordt ook wel “due diligence” genoemd. Wanneer dit onderzoek zich toespitst op IP, dan is het een “IP due diligence”.
Bij zo’n onderzoek worden dan onder meer belangrijke vragen beantwoord over:
- Op welke producten of dingen rusten IP-rechten?
- Hoe luiden de relevante contracten, zoals licentiecontracten?
- Zijn de geregistreerde IP-rechten (zoals merken of octrooien) nog geldig en op wiens naam staan deze?
- Wat is er omtrent de automatisch ontstane IP-rechten (zoals auteursrechten en databankrechten) geregeld?
- Zijn eventuele verlengingen van geregistreerde IP-rechten goed geregeld?
- Spelen er procedures tegen of op basis van de IP-rechten?
Er ontstaat dan enig inzicht in de waarde van het bedrijf. Ook komen soms enkele risico’s aan het licht. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat niet alle IP-rechten in het bedrijf zitten, maar nog bij ex-werknemers of opdrachtnemers rusten.
Bedrijfsstructuur en IP
Het kan verstandig zijn om ruimschoots vóór een verkoop, overname of fusie de IP-rechten in de context van de bedrijfsstructuur te bekijken. In een simpel concern bestaande uit een holding en een werkmaatschappij, loopt over het algemeen de werkmaatschappij het meeste risico. Het kan dan verstandig zijn om de IP-rechten te concentreren in de holding. Er zijn dan contracten nodig om de overdracht te regelen (IP-rechten dienen over het algemeen met een “akte” geldig te worden overgedragen), maar tegelijkertijd heeft de werkmaatschappij allicht een licentie nodig om weer verder te mogen exploiteren.
Het plaatje hiervoor schetst – in een heel simpel voorbeeld van moeder- en dochtermaatschappij – de ideale situatie. De holding heeft alle IP (merken, auteursrechten, etc.), terwijl de werkmaatschappij de risico’s loopt in het handelsverkeer en op basis van licenties opereert. Mocht de werkmaatschappij in zwaar weer belanden, dan bevindt de kip met de gouden eieren zich niet in de boedel van de curator. De holding behoudt haar IP en kan op basis daarvan weer een nieuwe werkmaatschappij uitzoeken die weer op basis van licenties het product of de dienst kan exploiteren.
Contracten
In het hiervoor genoemde schema is het dus verstandig om licentieovereenkomsten te sluiten. Vertrouwen op alleen “stilzwijgende licenties” wordt niet aanbevolen. Door een licentie duidelijk uit te schrijven is namelijk ook te bepalen wat er gebeurt als de dochter in zwaar weer komt. Dit kan bijvoorbeeld de holding helpen om snel de licentieovereenkomst te beëindigen. Daarna kan zij de continuïteit van de uiteindelijke diensten op een andere manier waarborgen.
Voorwaarde is uiteraard wel dat alle IP-rechten rusten bij de holding. Wordt bij een IP due diligence geconstateerd dat dit niet het geval is, dan kunnen akten van overdracht de rechten centreren bij de holding. Akten zijn ondertekende contracten. Deze overdrachtsakten zijn relatief eenvoudig op te stellen en te regelen.
Bij dergelijke overdracht van IP moet overigens ook rekening gehouden worden met zogenaamd “paulianeus handelen“. Dat betekent – kort door de bocht – dat sommige transacties niet door de beugel kunnen, omdat deze andere schuldeisers benadelen. De curator zou in dat geval de overdracht van IP naar de holding vernietigen, waardoor de IP toch weer in de boedel komt te vallen.
De rol van NORD Advocaten
Als juridische IP-experts kunnen de advocaten van NORD bijstand bieden bij onder meer: het identificeren van IP-middelen, het controleren van de geldigheid van geregistreerde merken en octrooien, het signaleren van mogelijke inbreuken, het doen van onderzoek naar de IP-rechten, het bijstaan bij onderhandelingen en het opstellen van contracten. Heeft u latente plannen om het stokje op den duur over te dragen? Ook dan is het goed er vandaag al over na te denken. Neem gerust vrijblijvend contact met NORD op.
