Leestijd: 3 minuten
Kwade trouw
In de aanloop naar Pasen liggen de supermarkten weer vol met goudkleurige chocoladehaasjes, de zogenaamde “Goldhase” van Lindt. Deze Goldhase heeft in 2009 geleid tot een belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie over het begrip kwade trouw.
Artikel 2.2bis lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bepaalt dat een merk nietig kan worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. Deze zinsnede is in 2019 in het BVIE terechtgekomen. Daarvóór bepaalde het BVIE in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE (oud), dat geen recht op een merk verkregen wordt door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht. Vervolgens noemde het BVIE twee niet-limitatieve voorbeelden van depots te kwader trouw.
Het huidige artikel 2.2bis lid 2 BVIE benoemt dus enkel het rechtsgevolg van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd, namelijk nietigheid. Ook de Uniemerkenverordening bepaalt in artikel 59 lid 1 sub b dat een Uniemerk nietig kan worden verklaard, indien de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was. Maar daarmee is nog niet gezegd wanneer precies sprake is van kwade trouw.
Lindt & Sprüngli/Hauswirth – feiten
In het arrest Lindt & Sprüngli/Hauswirth heeft het Hof van Justitie het begrip “kwade trouw” verduidelijkt. Uit de feiten blijkt dat het in Duitsland en Oostenrijk sinds 1930 traditie is om chocoladehazen te verkopen, die “Osterhasen” heten. Toen deze chocoladehazen nog handmatig werden vervaardigd en verpakt, bestond er een grote verscheidenheid van individuele vormen. Door de invoering van de machinale verpakking lijken de industrieel vervaardigde paashazen steeds meer op elkaar.
Sinds de jaren vijftig verkoopt Lindt & Sprüngli (hierna: “Lindt”) een goudkleurige chocoladehaas. Sinds 1994 verkoopt zij die ook in Oostenrijk. Voor deze paashaas heeft Lindt in de loop van 2000 een Europees vormmerk gekregen:
Frans Hauswirth (hierna: “Hauswirth”) brengt sinds 1962 chocoladehazen op de markt, die er als volgt uitzien:
Op basis van haar merkrecht is Lindt toen een procedure voor de Oostenrijkse rechter begonnen. Zij meende dat de chocoladehaas van Hauswirth verwarringwekkend overeenstemt met haar chocoladehaas. Hauswirth heeft daarop een tegenvordering ingediend met het doel de chocoladehaas van Lindt nietig te laten verklaren. Volgens Hauswirth zou de merkaanvraag van Lindt te kwader trouw zijn geweest.
De Oostenrijkse rechter heeft vervolgens aan het Europese Hof van Justitie gevraagd of sprake is van kwade trouw, indien de aanvrager weet dat een concurrent in (ten minste) één lidstaat voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt, waarvoor verwarring ontstaat, en hij het merk aanvraagt om de concurrent het verdere gebruik van het teken te kunnen beletten.
Lindt & Sprüngli/Hauswirth – beslissing van het Hof van Justitie
Het Hof van Justitie heeft beslist dat men de kwade trouw van de aanvrager globaal moet beoordelen, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het enkele feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde sinds lange tijd een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, waardoor verwarring kan ontstaan met de merkinschrijving, is niet voldoende als bewijs van kwade trouw van de aanvrager. Die omstandigheid is echter wel een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw.
Volgens het Hof is met name het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van indiening van de aanvraag relevant. Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw wijzen.
Ook een relevante omstandigheid is de mate van bekendheid van het teken van de merkaanvrager.
Na deze uitspraak van het Hof van Justitie heeft het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof in het voordeel van Lindt beslist. De merkaanvraag was dus niet te kwader trouw.
Merkaanvraag te kwader trouw?
De vraag of een aanvrager van een merk te kwader trouw is, blijft in de praktijk tamelijk complex. Dat blijkt ook uit het feit dat het Hof van Justitie sindsdien nog enkele malen is gevraagd zich over het begrip kwade trouw uit te laten. Dit heeft onder meer geleid tot het arrest Malaysia Dairy en (zeer recentelijk) het arrest Sky/Skykick.
De specialisten van NORD leggen u graag de voordelen van een merkregistratie uit. Ook kunnen zij u adviseren over de vraag of een concreet merk te kwader trouw is aangevraagd.
Tot slot wenst NORD u fijne Paasdagen!
