Leestijd: 7 minuten

Merken en handelsnamen

Wij krijgen in de praktijk met enige regelmaat de vraag of merkhouders kunnen optreden tegen handelsnamen en vice versa. Vaak is dat inderdaad mogelijk.

In eerdere blogs heeft NORD uitgelegd hoe merk- en handelsnaaminbreuk beoordeeld moet worden. In die gevallen was steeds sprake van een merkhouder die tegen het gebruik van een ander merk wil optreden of een houder van een handelsnaam die wil optreden tegen het gebruik van een andere handelsnaam. Het is ook goed mogelijk dat een jongere handelsnaam (verwarringwekkende) gelijkenissen vertoont met een ouder merk of een jonger merk met een oudere handelsnaam. Onder omstandigheden kan ook daartegen worden opgetreden. In deze blog legt NORD uit welke regels voor die situaties gelden.

Deze blog vormt het sluitstuk van een korte blogcyclus. Al eerder verscheen:

• Merk versus merk: wanneer is er een inbreuk?
• Handelsnaam versus handelsnaam: wanneer is er een inbreuk?

Verschil tussen merken en handelsnamen

Merken zijn tekens die dienen ter onderscheiding van waren of diensten. Handelsnamen, daarentegen, dienen ter onderscheiding van de naam waaronder een onderneming gedreven wordt. Een merkrecht wordt verkregen door een aanvraagprocedure. Er bestaan Benelux-merken, Europese merken (Uniemerken genoemd) en internationale merken. Een recht op een handelsnaam wordt verkregen door het (regelmatig) voeren van die handelsnaam. Een inschrijving, ook in het handelsregister, is daarvoor niet vereist.

Ouder merk versus jongere handelsnaam

De wet kent drie grondslagen voor houders van oudere merkrechten om op te treden tegen gebruikers van jongere handelsnamen. De eerste is geregeld in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (hierna: ‘sub d’) kan de merkhouder het gebruik van een gelijkende handelsnaam verbieden, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Afgezien het bij sub d niet vereist is dat het oudere merk bekend is, zijn dit dezelfde criteria als die houders van bekende merken ten dienste staan (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (hierna: ‘sub c’)). Het valt dan ook te verdedigen dat bij de uitleg van deze criteria dezelfde maatstaven behoren te gelden als die het Hof van Justitie heeft gegeven in het kader van sub c, onder andere in de uitspraken L’Oréal/Bellure, Intel en Red Bull/LeidsePlein Beheer. Evengoed verdedigbaar is dat de criteria anders ingevuld moeten worden. Sub d is anders dan sub c namelijk niet Europees geharmoniseerd (HvJ 21 november 2002, Robeco/Robelco). Alleen de Benelux-landen kennen deze grondslag. Dat betekent dat het Hof van Justitie op dit punt niet de hoogste uitlegrechter is, maar het Benelux-Gerechtshof. Veel rechtspraak over sub d is er overigens niet. Meestal sluit de lagere rechtspraak aan bij de uitleg die het Hof van Justitie in het kader van sub c heeft gegeven.

Onder omstandigheden kan de merkhouder zich ook rechtstreeks baseren op artikel 2.20 lid 1 sub a, b en/of c BVIE. Deze grondslagen zijn bedoeld voor gevallen waarin een teken als merk (dus niet als handelsnaam) wordt gebruikt. Optreden is mogelijk als de jongere handelsnaam tevens als merk wordt gebruikt of wanneer het relevante publiek een verband legt tussen de handelsnaam en de door die onderneming verhandelde producten (HvJ 11 september 2007, Céline). Van zo’n verband is overigens snel sprake.

Een derde grondslag is te vinden in de Handelsnaamwet (Hnw). Artikel 5a Hnw stelt dat het verboden is om een met het oudere merk gelijkende handelsnaam te voeren, indien door dat gebruik bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. De kern van deze bepaling is het verwarringsgevaar. Indien dat kan worden aangetoond, dan is het mogelijk om een jongere handelsnaam van de markt te weren.

Oudere handelsnaam versus jonger merk

De situatie waarin de houder van een oudere handelsnaam wil opkomen tegen het gebruik van een jonger merk dat met de oudere handelsnaam verwarring wekt, is niet in de wet geregeld. In 2009 heeft de Hoge Raad in zijn Eurotyre-arrest een oplossing gegeven voor dit hiaat. De houder van de oudere handelsnaam kan zijn vordering baseren op de algemene onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). De gebruiker van de handelsnaam moet dan verwarringsgevaar bewijzen.

Als de gebruiker van het jongere merk dat merk ook heeft ingeschreven, dan kan de houder van de oudere handelsnaam daarvan de nietigheid inroepen wegens depot te kwader trouw (art. 2.4 sub f BVIE). De houder van de oudere handelsnaam moet dan kunnen aantonen dat de merkhouder de oudere handelsnaam kende of behoorde te kennen op het moment dat het merkdepot werd verricht (HvJ 11 juni 2009, Lindt/Hauswirth).

Inbreuk op merk of handelsnaam?

Houders van oudere rechten hebben vrijwel altijd de beste papieren. Bij het kiezen van een merk- of handelsnaam is het daarom van belang om niet (te veel) aan te haken bij een reeds bestaand merk of een reeds bestaande handelsnaam. Vanzelfsprekend kunnen de juristen van NORD u daarbij nader adviseren. Ook kunnen wij u bijstaan als uw concurrent een verwarringwekkend teken gebruikt of wanneer u aangesproken wordt wegens merk- of handelsnaaminbreuk.