Leestijd: 8 minuten

Merkinbreuk beoordelen

Het beoordelen van merkinbreuk is vaak een lastige zaak. Als twee merken (te)veel op elkaar lijken, voel je soms op je klompen wel aan dat de houder van het jongere merk dient te wijken voor de houder van het oudere merk. De vaststelling dat twee merken veel op elkaar lijken is op zichzelf echter niet doorslaggevend. Achter deze onderbuikgevoelens gaat namelijk een veelheid aan regels schuil. De basis van deze regels brengt NORD in deze bijdrage in kaart.

In deze blog gaan wij uit van merken die geen bijzondere bekendheid genieten, omdat niet-bekende merken in de praktijk veel vaker voorkomen. Bekende merken hebben een veel ruimere beschermingsomvang en de houders ervan kunnen niet alleen optreden tegen verwarringsgevaar, maar ook tegen derden die ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk of die afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Deze blog vormt onderdeel van een korte blogcyclus. In volgende blogs staat NORD stil bij de beoordeling van handelsnamen versus handelsnamen en de beoordeling van merken versus handelsnamen:

• Handelsnaam versus handelsnaam: wanneer is er een inbreuk?
• Merk versus handelsnaam: wanneer is er een inbreuk?
  

Wat is een merk?

Om misverstanden te voorkomen is het van belang om kort stil te staan bij de vraag wat een merk nu eigenlijk is. Een merk is een teken, dat gebruikt wordt om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Het gaat dus om een teken dat gebruikt wordt om een product of dienst aan te duiden. De naam van een onderneming is geen merk maar een handelsnaam, waarvoor andere regels gelden. Maar let op: soms wordt een handelsnaam zozeer gebruikt in verband met de waren of diensten die door die onderneming worden aangeboden, dat die handelsnaam tevens als merk te gelden heeft. Bijvoorbeeld NORD, de naam van een advocatenkantoor en dus een handelsnaam, is tevens een merk voor juridische diensten.

Kernelement van de vraag of een teken een geldig merk kan vormen, is het begrip “onderscheidend vermogen”. Zie over dit begrip een eerdere blog van NORD over het nut van merkregistratie.

Merk deponeren en registreren

Merkrechten ontstaan door registratie (inschrijving). Deze registratie geschiedt na deponering van een teken door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, in geval van een Benelux-merk, en door het European Union Intellectual Property Office, in geval van een Europees merk. Enkel na registratie is het mogelijk om bescherming aan een als merk geregistreerd teken te ontlenen.

Een merk wordt altijd geregistreerd in verband met de waren of diensten waar het merk voor wordt gebruikt (zogenaamde waren- en dienstenklassen). Dit wordt het specialiteitsbeginsel genoemd. Een merk dat geregistreerd wordt voor bijvoorbeeld een IT-dienst, kan niet ingezet worden om op te treden tegen iemand die hetzelfde merk gebruikt voor bijvoorbeeld frisdrank. De beschermingsomvang van niet-bekende merken is goeddeels beperkt tot waren of diensten die vergelijkbaar zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven. De ratio hierachter is dat verwarringsgevaar niet goed denkbaar is als de waren of diensten waarvoor beide merken gebruikt worden teveel verschillen.

Bij de beoordeling van merkinbreuk dient altijd een vergelijking te worden gemaakt met het merk van eiser zoals het is ingeschreven en het door gedaagde gebruikte teken. De wijze waarop de eisende partij het merk in de praktijk gebruikt, bijvoorbeeld in een andere kleurstelling, speelt slechts zijdelings een rol.

Merkinbreuk op grond van “sub a”

Allereerst kan de houder van een merkrecht optreden tegen derden die precies hetzelfde merk – of een merk met verschillen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen – gebruiken voor precies dezelfde waren of diensten. Hierbij gaat het om typische gevallen van piraterij, waarbij echt niet of nauwelijks van nep te onderscheiden is. In jargon wordt dit type inbreuk ook wel een “sub a” inbreuk genoemd, genoemd naar de rechtsgrondslag van dit inbreuktype (art. 2.20 lid 1 sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom en art. 9 lid 2 sub a Uniemerkenverordening).

Merkinbreuk op grond van “sub b”

Veel vaker voorkomend in de praktijk zijn de zogenaamde “sub b” inbreuken. Het gaat daarbij om gevallen waarin de derde niet precies hetzelfde teken als merk gebruikt, maar een overeenstemmend teken en/of waarin de derde het teken niet voor dezelfde waren of diensten gebruikt, maar voor soortgelijke waren of diensten. De merkhouder kan echter alleen optreden als sprake is van verwarringsgevaar. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden vastgesteld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Er zijn twee vormen van verwarringsgevaar, directe verwarring en indirecte verwarring. Van directe verwarring is sprake wanneer de consument het merk van de merkhouder en het teken van de derde door elkaar haalt. Indirecte verwarring houdt in dat de consument door de gelijkenis van het merk en het teken kan menen dat de waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde ondernemingen of van ondernemingen die een economische of juridische (licentie) band hebben. Eén vorm van verwarring is genoeg om inbreuk aan te kunnen nemen.

Naast de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet in ieder geval voldaan zijn aan het vereiste van overeenstemmende tekens en het vereiste van soortgelijke waren. Het begrip “overeenstemmend teken” ziet op de mate van gelijkenis van beide merken. Deze gelijkenis wordt beoordeeld in visueel, auditief en begripsmatig (ook wel conceptueel) opzicht. Gelijkenis in slechts één van deze opzichten kán voldoende zijn, maar dat is niet per definitie het geval. De “soortgelijkheid” van waren of diensten wordt beoordeeld aan de hand van enkele factoren, waaronder de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerende of complementaire karakter van de waren of diensten.

Merkinbreuk?

Heeft u een geval waarin misschien sprake is van merkinbreuk? Leg het vrijblijvend aan ons voor. NORD is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en heeft bijzonder veel ervaring met het deponeren van merken en merkgeschillen.