Leestijd: 3 minuten
Oppositie
Tijdens het proces van het aanvragen van een merkrecht kunnen derden ‘oppositie’ instellen. Dat betekent dat zij op basis van oudere rechten, zoals een ouder merkrecht, proberen te voorkomen dat de merkaanvraag daadwerkelijk tot inschrijving leidt. De oppositieprocedure biedt een relatief snelle en goedkope manier om inschrijving van een conflicterende merkaanvraag te voorkomen.
Het gaat om een administratieve procedure, waarbij het BOIP in geval van en Benelux-merk of het EUIPO in geval van een Uniemerk uitspraak doet. Op jaarbasis wordt tegen ongeveer 5% van alle merkaanvragen in de Benelux oppositie ingesteld.
Procedure
Iedere merkinschrijving begint bij een aanvraag, ook wel ‘depot’ genoemd. Na een merkaanvraag zal het merkenbureau eerst controleren of de aanvraag aan alle formele vereisten voldoet. Denk hierbij aan de naam en het adres van de aanvrager en een aanduiding van het type merk. Als de formele vereisten in orde zijn, dan zal het merkenbureau de merkaanvraag publiceren. Vanaf dat moment gaan in geval van een Benelux-merk twee onderdelen van de procedure parallel lopen. Enerzijds zal het BOIP de merkaanvraag toetsen op absolute gronden. Hierbij is met name van belang dat het aangevraagde merk voldoende onderscheidend vermogen heeft en niet beschrijvend is. Anderzijds gaat ook de oppositieperiode lopen. Deze duurt twee maanden.
In geval van een Europees merkrecht, ook wel Uniemerk genoemd, is de procedure een beetje anders. Bij een Uniemerk zal het EUIPO eerst de merkaanvraag op zowel formele als absolute gronden beoordelen. Als die aspecten in orde zijn, dan zal de merkaanvraag gepubliceerd worden. Vanaf dat moment gaat een oppositietermijn van drie maanden lopen.
Als niemand oppositie instelt, dan zal het merkdepot omgezet worden in een merkregistratie. Dat betekent overigens niet dat de merkregistratie onaantastbaar is. In bepaalde gevallen is het mogelijk de nietigheid van een geregistreerd merk in te roepen.
Cooling off
Als iemand gedurende de oppositietermijn oppositie instelt, dan gaat eerst een zogenaamde cooling-off-periode lopen. Deze periode duurt twee maanden. Dit geeft de betrokken partijen de mogelijkheid om het geschil minnelijk op te lossen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan een beperking van de waren- of dienstenklassen of het sluiten van een zogenaamde ‘co-existentieovereenkomst’.
Het belang van de cooling-off-periode moet niet onderschat worden. Het blijkt dat slechts in ongeveer 5% van alle ingestelde opposities in de Benelux daadwerkelijk een uitspraak komt.
Als partijen binnen deze afkoelingsperiode geen schikking bereiken, dan zal de inhoudelijke procedure van start gaan. Of en in hoeverre de oppositie zal slagen, zal afhangen van de betrokken merken en de ingeroepen oppositiegronden.
Oppositiegronden
De oppositiegronden zijn min of meer gelijk aan de inbreukgronden. Dit betekent kort gezegd dat de oppositie slaagt, indien sprake is van:
a. een ouder merk dat gelijk is aan het aangevraagde merk en dat betrekking heeft op dezelfde waren of diensten;
b. een ouder merk dat gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk en dat betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat;
c. een ouder bekend merk dat gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk en betrekking heeft op gelijke, overeenstemmend of niet-overeenstemmende waren of diensten en de aanvrager van het jongere merk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.
De belangrijkste begrippen van de oppositiegronden zijn onderstreept. Zie over de inhoud van deze oppositiegronden ook het eerdere blogbericht van NORD.
Naast deze oppositiegronden bestaan er nog een aantal oppositiegronden die in de praktijk niet zo vaak voorkomen.
Kosten van oppositie
Het instellen van oppositie kost geld. Voordat het merkenbureau de oppositie ontvankelijk verklaart, moet de opposant een zogenaamde oppositietaks betalen. In de Benelux bedraagt deze oppositietaks € 1.045 en bij het EUIPO bedraagt deze € 320 (laatst gecontroleerd op 6 december 2021).
Soms spreekt het merkenbureau bij de beslissing een kostenveroordeling uit. Indien de oppositie slaagt, dan is het bijvoorbeeld mogelijk om (een deel van) de oppositietaks terug te krijgen. De precieze omvang van de kostenveroordeling is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de vraag of de oppositie geheel of gedeeltelijk slaagt en het merkenbureau (BOIP of EUIPO) waar de oppositieprocedure gevoerd wordt.
Oppositieprocedures voeren en voorkomen
NORD Advocaten heeft uitgebreide ervaring met het voeren van opposities, zowel voor aanvragers van merkrechten als voor houders van oudere merken. Bij voorkeur proberen de specialisten van NORD opposities echter te voorkomen. Bij het verrichten van een merkdepot, bijvoorbeeld, probeert NORD de klassen zodanig te kiezen dat de merkaanvrager uit het vaarwater van een oudere merkhouder blijft, zodat de kans op oppositie kleiner is. Daarmee verkleinen zij het risico dat u als aanvrager van een merk (hoge) kosten verschuldigd bent en lang in onzekerheid verkeert of uw merk geregistreerd kan worden.
Wilt u meer weten over het nut van een merkregistratie? Lees dan dit blogbericht. Ook voor nadere vragen over merken of opposities kunt u uiteraard contact opnemen met NORD.
