Merkenrecht gewijzigd voor Benelux-merken in het BVIE

Vandaag – 1 maart 2019 op het moment van schrijven – treden enkele belangrijke wijzigingen in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking. In het BVIE is het merkenrecht geregeld dat van toepassing is op Benelux-merken. De wijziging van het BVIE zijn het gevolg van de nieuwe Merkenrichtlijn. Deze Europese richtlijn verplicht de nationale wetgevers tot aanpassing van het nationale merkenrecht. Ook het Uitvoeringsreglement bij het BVIE, waarin enkele procedurele kwesties zijn geregeld, is op onderdelen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen passeren hierna de revue.

Nietigheid of verval van merk inroepen bij BBIE

Vanaf nu is het mogelijk de nietigheid of het verval van een merk in te roepen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit is dezelfde instantie als waar nieuwe Benelux-merkrechten kunnen worden aangevraagd. Voorheen kon de nietigheid en het verval van een merk enkel worden ingeroepen bij de rechter. Nu is daar een administratieve vorm van nietig- en vervallenverklaring bijgekomen. Dat Benelux-merken nu ook bij het BBIE nietig of vervallen kunnen worden verklaard, betekent waarschijnlijk een kostenbesparing voor de betrokken partijen. Ook verwachten wij dat de doorlooptijd bij de administratieve procedure korter zal zijn in vergelijking met de rechterlijke procedure. Partijen weten zo sneller waar zij aan toe zijn.

Een belanghebbende partij kan de nietigheid of het verval van een merk aanvragen in een aantal gevallen. Een merk kan bijvoorbeeld nietig worden verklaard, indien het ieder onderscheidend vermogen mist, indien het beschrijvend is, of indien het merk inbreuk maakt op een ouder merk. Vervallenverklaring kan bijvoorbeeld aan de orde komen, indien een merk langer dan vijf jaar niet normaal is gebruikt of indien het merk is verworden tot een soortnaam.

Versterking rechten merkhouder in het BVIE

In het nieuwe BVIE kunnen merkhouder ook optreden tegen namaakgoederen die zich in transit bevinden. Dit omvat mede de goederen met een zogenaamde douanestatus T1. De bewijslast wordt verschoven naar de vermeende inbreukmaker die moet aantonen dat de merkhouder het op de markt brengen van de goederen in het land van eindbestemming niet kan verbieden.

Daarnaast kan de merkhouder nu ook optreden tegen voorbereidende handelingen met betrekking tot merkinbreuk. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een merk op verpakkingsmateriaal, etiketten of andere middelen of het in de handel brengen en op voorraad hebben van dit soort materialen waarop het merk is aangebracht.

Uitbreiding uitsluitingsgronden voor vormmerken tot “andere kenmerken van de waar”

Het uiterlijk van een waar kan soms een merk vormen. Dit worden vormmerken genoemd. Denk bijvoorbeeld aan het uiterlijk van het Coca-Cola flesje. Vormmerken zijn lastig te registreren, omdat daarvoor een drietal bijzondere uitsluitingsgronden gelden. Zo kan een teken niet als merk worden ingeschreven, indien dat teken bestaat uit een vorm die:

  • door de aard van de waar wordt bepaald;
  • noodzakelijk is om een technisch effect te krijgen; of
  • een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Deze uitsluitingsgronden voor vormmerken gelden nu ook voor “andere kenmerken van de waar”. Op dit moment is onduidelijk wat de precieze strekking van deze uitbreiding is. Zo is onduidelijk of de weigeringsgronden ook gelden voor woord- en beeldmerken die op waren zijn aangebracht. Evenmin is duidelijk of de uitbreiding van de weigeringsgronden toegepast mag worden op reeds bestaande merken. Op dit punt liggen momenteel prejudiciële vragen voor bij het Hof van Justitie, de hoogste Europese rechter. Zie over vormmerken meer in onze eerdere blog.

Afschaffing vereiste van grafische voorstelling

Indien een merkaanvraag aan de vereisten voor merkenrechtelijke bescherming voldoet, dan wordt het merk ingeschreven in een openbaar register. Het belang van dit register is dat iedereen kennis kan nemen van geregistreerde merken. Om die reden bepaalde het oude BVIE dat een merk voor grafische voorstelling vatbaar moet zijn. Dit vereiste is komen te vervallen. Tegenwoordig is vereist dat een merk in het merkenregister kan worden weergegeven op een wijze dat het voorwerp van de aan de merkhouder verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig kan worden vastgesteld.

Onderscheid tussen collectieve merken en certificeringsmerken

Naast individuele merken was het onder het oude BVIE mogelijk om collectieve merken te registeren. Collectieve merken beogen de producten van de leden van een vereniging (een collectief) te onderscheiden van niet-leden. Collectieve merken dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van producten van verschillende ondernemingen. Voorbeelden van collectieve merken zijn Wolmerk en Kemakeur.

Deze definitie van collectieve merken wordt gesplitst in collectieve merken en certificeringsmerken. Collectieve merken zijn merken waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden van waren of diensten van andere ondernemingen. Certificeringsmerken zijn merken waarvan de waren of diensten door de houder van het merk worden gecertificeerd met betrekking tot één of meer kenmerken en die kunnen worden onderscheiden van andere waren of diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.

Vragen?

Het Benelux-merkenrecht is dus grondig herzien. Al eerder is ook de Uniemerkenverordening herzien, dat van toepassing is op Uniemerken. Zie daarover onze eerdere blog. Indien u vragen heeft over de gevolgen van het nieuwe merkenrecht voor uw merkrecht, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen.

Ook kunt u bij ons terecht voor het registreren van merkrecht. Bent u benieuwd wat de voordelen van een merkregistratie zijn, kijkt u dan gerust naar deze blog of neem contact met ons op.

BVIE verandert voor Benelux-merken
Geplaatst op 1 maart 2019 door Gertjan van den Hout